Cuando una marca cruza fronteras: lecciones estratégicas del caso Frisby
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La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) respecto de la cancelación de los registros de marca de Frisby en España ha reactivado una conversación clave para cualquier empresa con ambición de crecimiento: ¿Qué significa realmente “tener” una marca?
A primera vista, la situación parece injusta. Mismo nombre, mercados distintos, y un conflicto que pone en duda la titularidad de un activo intangible como lo es la marca. Sin embargo, al analizarlo desde una perspectiva empresarial y legal, el problema no es excepcional.
En propiedad industrial, los derechos conferidos por el registro de una marca no son absolutos, sino que se encuentran limitados a los productos y servicios para los cuales se registran, al país en el que se registran y a la forma en la que se registran.
En consecuencia, el reciente pronunciamiento de la OEPM destaca claramente que pese a contar con un registro de marca desde el año 2001, Frisby Colombia no logró acreditar el uso de la marca para los productos y servicios protegidos desde el 2020.
La resolución de la OEPM alega que la depuración de las marcas que no son utilizadas se encuentra en línea con el principio de libre competencia, pues tanto en España como en Colombia la existencia de derechos de propiedad intelectual supone un monopolio exclusivo respecto del uso de dichos signos distintivos siempre que se use tal derecho.
¿Qué sigue para Frisby?
Frisby seguramente presentará su apelación frente a la OEPM; sin embargo, los caminos a seguir son pocos.
La OEPM en su estudio determinó que, pese a existir una población de colombianos domiciliados en España que conocen las marcas de Frisby, esto no resulta suficiente para determinar que dichas marcas son notorias en el territorio español, como sí lo es en Colombia.
Adicionalmente, la OEPM destacó que no se logró acreditar el uso efectivo de la marca por parte de Frisby. Esto se debe a que la marca registrada en 2001 cuenta con elementos gráficos claramente distintos de los utilizados desde 2020. Además, las pruebas aportadas se limitaron a una aplicación móvil accesible desde España, lo cual no demuestra el uso de la marca para los productos y servicios protegidos.
Finalmente, el tema pendiente en vista de la decisión reciente de la OEPM nos lleva a considerar dos escenarios que implican un cambio de paradigma tanto para los sistemas de propiedad intelectual como para los empresarios:
- Se debería exigir que las oficinas de marcas locales tengan en cuenta registros marcarios en otras jurisdicciones incluso si no están registrados en el propio
- Se van a permitir registros como el que pretende Frisby España SL, siendo este idéntico o sustancialmente similar a registros existentes en otras jurisdicciones.
Ambas alternativas implican un punto de inflexión en el derecho marcario y en la aproximación de los empresarios en la protección de su identidad y sus activos intangibles en un mundo globalizado.
El error estratégico
Este tipo de conflictos rara vez surge por la ausencia de argumentos jurídicos. Surge por falta de anticipación y entendimiento del alcance real de los derechos.
Las empresas que operan con visión internacional entienden que la marca no es solo un elemento de marketing. Es un activo estratégico que debe ser protegido con la misma disciplina que cualquier otro activo crítico del negocio.
Proteger una marca internacionalmente no es un proceso complejo, pero sí requiere planificación. Implica identificar mercados clave, registrar la marca de forma oportuna entendiendo el alcance del derecho y sus cargas, así como utilizar herramientas que faciliten la expansión ordenada y estratégica. En este contexto, mecanismos como los gestionados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual permiten centralizar solicitudes y optimizar la cobertura en múltiples jurisdicciones.
Más importante aún, implica entender el momento adecuado: la protección no debe ser reactiva, sino preventiva.
Más allá del caso
El caso de Frisby no es aislado. Es un reflejo de un patrón común en empresas que crecen primero a nivel local y solo después consideran su proyección internacional.
La lección es clara: en un entorno global, la construcción de marca y su protección deben avanzar en paralelo. Una marca no se limita a lo que representa hoy en un mercado específico, sino que su verdadero valor está en su capacidad de escalar, de expandirse y de sostenerse en distintos contextos. Y para que eso sea posible, no basta con que exista. Debe estar protegida.
¿Su marca está preparada para crecer internacionalmente?
Evaluar oportunamente su estrategia de protección marcaria puede evitar conflictos futuros y fortalecer el valor de uno de los activos más importantes de su negocio. Nuestro equipo puede acompañarlo en el diseño y ejecución de una estrategia de protección nacional e internacional. ¡Conversemos!
